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专利侵权判定中禁止反悔原则的适用

企业在专利管理中难免会对专利文本进行修改,例如在实质审查、复审、无效程序中为保持专利权的稳定性对其进行限缩修改或意见陈述等,上述修改在专利侵权判定中可能导致禁止反悔原则的适用。其中,禁止反悔原则是指专利权人如果在专利审批过程中,为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩,则在主张专利权时,不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。下面以一则专利侵权案件为例对禁止反悔原则的适用进行探讨。


一、案情梳理

中誉公司诉九鹰公司实用新型专利侵权纠纷,(2011)民提字第306号,为涉及禁止反悔原则适用条件的专利侵权案件提供了参考。

中誉公司作为涉案实用新型专利“一种舵机”的专利权人,在德国纽伦堡国际春季玩具展览会上发现九鹰公司在该展会上宣传一种型号为“FreeSpirit Micro NE RC210A”的航模,该航模中所用舵机落入其专利权的保护范围;此外,中誉公司还发现九鹰公司亦在中国第六届上海航模展会上展出涉案侵权产品,并进行批量销售。中誉公司于展会上购买了涉案侵权产品,并收集相关宣传资料等证据起诉九鹰公司侵犯其实用新型专利权,诉请法院销毁侵权产品的模具、宣传材料并赔偿经济损失。

九鹰公司则提出现有技术抗辩,其认为被诉侵权产品所使用的技术与现有技术及公知常识相同或无实质性差异,不侵犯涉案专利的实用新型专利权。


二、判决结果

上海市第二中级人民法院一审判决,认定被告九鹰公司现有技术抗辩成立,驳回中誉公司的诉讼请求。中誉公司不服,提起上诉,上海市高级人民法院二审判决驳回上诉、维持原判。中誉公司不服,向最高院申请再审,最高院判决撤销一审、二审判决,九鹰公司赔偿中誉公司经济损失20万元,驳回中誉公司其他诉讼请求。


三、争议焦点

(一)专利复审委员会决定在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效,是否导致禁止反悔原则的适用。

本案关于禁止反悔原则的适用,二审法院认为经专利复审委维持有效的从属权利要求3是在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征,才被继续维持有效,这实质上是对权利要求1的修改,符合禁止反悔原则的适用条件。

在此基础上,涉案专利的从属权利要求3即明确限定为“直线型电位器的导流条为银膜”,该具体的限定应视为专利权人放弃了除银膜以外其他的导电材料作为导流条的技术方案。而被诉侵权产品则是使用了镀金铜条作为导流条的技术方案,二审法院认为即使鉴定结论认为上述相应技术特征构成等同,且双方当事人均予认可,但涉案专利因禁止反悔原则的适用导致被诉侵权产品不侵犯涉案专利权。

对此争议焦点,最高院认为禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形;若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,且专利权人未曾作自我放弃,则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。

因此,涉案专利的从属权利要求3不适用禁止反悔原则,涉案侵权产品所使用的“镀金铜条作为导流条”的技术方案是权利要求3所保护的“银膜作为导流条”技术方案的等同技术方案,被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。


(二)九鹰公司的现有技术抗辩是否成立。

在被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围的基础上,判断九鹰公司所提出的现有技术抗辩是否成立。最高院将被诉侵权技术方案与九鹰公司提供的2005年第4期《航空模型》杂志所刊载的“LS系列比例控制舵机技术方案进行比对,梳理出区别技术特征1-4,其中,区别技术特征1-3是本领域技术人员的惯用手段,而区别技术特征4则与现有技术具有实质区别,因此,九鹰公司的现有技术抗辩不成立。


四、启示

关于禁止反悔原则的法律依据,《专利法》第三十三条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定:专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。

结合上述条文规定的含义,禁止反悔原则是指专利申请人或者专利权人在专利审批程序中,为了满足专利法及其实施细则对专利授权的实质性要求,对专利文本进行了限缩性修改或意见陈述,则在主张专利权时,不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。

立足于本案,中誉公司在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书,在意见陈述中也没有放弃除银膜外其他导电材料作为导流条的技术方案,因此,不应对其适用禁止反悔原则。企业在专利管理过程中,可参考以下建议:

  1. 充分检索现有技术、合理布局权利要求。对于企业核心技术在申请专利之前应进行充分检索,划定核心技术与现有技术的边界,在具备专利授权实质条件的情况下,对权利要求进行横向、纵向的二维布局;

  2. 在专利程序中谨慎修改专利文本。在专利提交申请后的实审、复审、无效程序中,对核心技术专利应谨慎修改,在保证专利权稳定的情况下,尽量不缩小权利要求的保护范围;

  3. 运用禁止反悔原则。企业若卷入专利侵权纠纷,则可以通过查阅涉案专利的审查、复审、无效档案等判断对其适用禁止反悔原则的可能性,从而在专利诉讼中反败为胜。